• I
    User Attivo •

    Dominio libero su marchio registrato, art. 13.4 Dlgs. 30/2005?

    Vorrei porvi un questito riguardante un problema che ho riscontrato in questi giorni.
    In fatto: Da tempo ho creato un database in cui sono contenuti circa 2000 nomi di domio registrati con le relative visure whois per conoscere la data delle loro scadenze. Interpellandi il db mi sono accorto che un dominio .it è scaduto e quindi libero di essere registrato. Il nome del dominio però è uguale ad un marchio registrato nel 1986 con domanda presentata all'ufficio italiano brevetti e marchi nell'anno 1983. Il marchio è stato aggiornato, mantenendo la stessa dizione, quest'anno. Il marchio appartiene a Tizio che ha ceduto i diritti di sfruttamento alla società Caio che ha come nome il marchio integrato con altre parole. Il nome del marchio non ha carattere di novità e distinzione in quando è una parola di uso comune. Credo che, però negli anni '80, tale parola costituisse il carattere di novità. Faccio un esempio: il dominio potrebbe essere internet.com che negli anni '80 sarebbe stata una parola astratta e che ora non ha il carattere di capacità distintiva. La società si chiama internetsolution o radiointernet o tvinternet ecc...
    In diritto: dottrina e giurisprudenza sono concorde a riconoscere che il nome di un domino possa costituire segno distintivo di un impresa come la ditta, il marchio, l'insegna. L'importante è il carattere della novità. Molto opportunamente il primo comma dell'art. 13 del decreto citato in epigrafe sancisceche non possono registrarsi come marchio d'impresa "...i segni privi di carattere distintivo e in particolare quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono..."
    Credo che ora siamo nell'ipotesi del secondo coma dello stesso articolo che recita "Il marchio non può essere dichiarato o considerato nullo se prima della registrazione della domanda o dell'eccezione di nullità, il segno che ne forma oggetto, a seguito dell'uso che ne è stato fatto, abbia acquistato carattere distintivo".
    Problema: se il proprietario del marchio o il suo cessionario che costantemente lo usa, non ha rinnovato il dominio internet siamo nell'ipotesi del quarto comma dello stesso articolo?
    Il 4 comma recita "Il marchio decade se, per il fatto dell'attività o dell'inattività del suo titolare, sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o comunque servizio o abbia perduto la sua capacità distintiva".
    Il mancato rinnovo del dominio che ora costituisce nome generico anche a causa dell'attività del cessionario può essere considerato come decadenza di marchio e quindi io che lo vado a registrare non incorrerò nella violazione della legge, nell'inibitoria e nella procedura di riassegnazione?
    Scusate per la prolissità...
    Ringraziandovi anticipatamente vi porgo i miei più cordiali saluti.
    Investor6.

    0
  • W
    User Newbie •

    Ciao Investor6.
    Nel caso in cui il dominio di tuo interesse sia un dominio descrittivo, o comunque privo di capacità distintiva, può senz'altro essere registrato anche in presenza di valide registrazioni di marchio da parte di terzi. In questo caso, infatti, il marchio (e il suo titolare) non può superare i limiti intrinseci del proprio segno distintivo.
    Si tratta tuttavia di situazioni in cui entrano in gioco una miriade di circostanze, tra cui le modalità di utilizzo del dominio generico, per cui è impossibile rispondere con assoluta certezza.

    Tornando al tuo esempio: se il marchio è internet.com, tu puoi tranquillamente utilizzare "internet" (senza gTLD) in qualsiasi estensione.

    Saluti,
    Avv. Roberto Manno.
    [...]

    0
  • I
    User Attivo •

    Ti ringrazio della risposta. Anch'io avevo pensato a questo fatto. Il problema è che nonostante tutto non sono arrivato ad una certezza giurisprudenziale o quantomeno normativa su questi "limiti intrinseci del nome a dominio". Comunque ti ringrazio molto per aver condiviso con me questi dubbi esegetici della norma.

    0
  • S
    Super User •

    MI viene da dire che vi sono molte categorie di registrazione all'IUBM. Internet potrebbe essere coperto da marchio per alcune e non per latre. Questo renderebbe più facile trovare uno spazio di liceità inoppugnabile della privativa.
    Spero di essermi fatto capire.
    Ciao.
    A.

    0
  • I
    User Attivo •

    Ti sei fatto capire molto bene. Grazie e buon lavoro.

    0
Effettua l'accesso per rispondere